在最近的一项判决，Benjamin Moore & Co. v. Canada （Attorney General）, 2022 FC 923中，联邦法院再次否定了加拿大知识产权局（CIPO）在评估可授权客体时采取的方法，并赞成了一个与加拿大最高法院和联邦上诉法院先前的裁决一致的法律框架。
背景
Benjamin Moore是北美著名的涂料制造商。其专利申请2,695,130和2,695,146与其利用计算机实现的颜色选择技术有关。CIPO认为这些申请是关于不可授权客体，从而驳回了这些申请。Benjamin Moore向加拿大联邦法院提出了上诉。
在审查这两个申请时，CIPO对不可授权客体的判定的根据是CIPO的一份规定了以问题-解决方案（problem-solution）方法评估可授权客体的实践通知(Practice Notice)。此实践通知已经目前已经被取消。该方法需要首先识别问题，其次从申请中确定问题的解决方案，然后确定对该解决方案的基本要素（essential elements）。然后审查员针对仅包括这些基本要素的客体来评判其是否是可授权的。
在这种判定方法下，与计算机相关的专利申请中的计算机通常被认为是非基本的元素。除非解决方案解决了计算机运行中的技术问题，否则这些计算机元素在判定可授权客体时会被忽略。也就是说，在评估是否是可授权客体时通常不会考虑计算机元素。其结果是，仅包括基本元素的客体常常被视为是仅仅针对不可授权的抽象算法。
在我们之前报道的2020年加拿大联邦法院的判决，Choueifaty v. Canada (Attorney General), 2020 FC 837（以下简称“Choueifaty”）中，法院否定了CIPO采用的问题-解决方案的评估方法，并认为这种方法与加拿大最高法院的Free World Trust v Électro Santé Inc, 2000 SCC 66（以下简称“Free World”）和Whirlpool Corp v Camco Inc, 2000 SCC 67（以下简称“Whirlpool”）这两个判例相悖。
在Choueifaty之后，CIPO发布了新的实践通知，其改变了基本要素的确定方法，并引入了“实际发明”(actual invention)的概念。总的来说，在该实践通知下权利要求中的要素更容易被判定为是基本要素。同时，要获得专利，这项实际发明必须是物理的。这项要求基本上符合联邦上诉法院在Re Amazon.com Inc.，2011 FCA 328（以下简称“Amazon”）中的裁决。
裁决
专利申请2,695,130和2,695,146的驳回是在Choueifaty之前发出的。申请人向联邦法院提出的上诉要求宣布这些申请包括可授权客体，或将申请发回CIPO，以符合Free World和Whirlpool的方式进行重新评估，而不是根据以前的问题-解决方案方式。
庭审中，答辩人加拿大总检察长承认问题-解决方案的评估方式不符合判例。
加拿大知识产权局（IPIC）参与了干预，并提出了以下评估计算机相关专利申请的可专利性的框架 ：
- 有目的地解释权利要求（Purposively construe the claim）;
- 考虑被解释的权利要求作为一个整体是否仅包括一个纯粹的科学原理或抽象定理组成，或者是否包括利用科学原理或抽象定理的实际应用（Ask whether the construed claim as a whole consists of only a mere scientific principle or abstract theorem, or whether it comprises a practical application that employs a scientific principle or abstract theorem）;和
- 如果解释的权利要求包含实际应用，则根据其余授权条件评估解释的权利要求：法定可以授权的客体类别和根据判例不可不可授权的客体，以及新颖性，创造性和实用性（If the construed claim comprises a practical application, assess the construed claim for the remaining patentability criteria: statutory categories and judicial exclusions, as well as novelty, obviousness, and utility）。
联邦法院认为这一框架符合现有的判例，但没有就此详细讨论。
法院最终决定将申请发回CIPO重新审查。
结论
继Choueifaty之后，加拿大联邦法院在本案中进一步澄清了评估计算机相关专利申请的可专利性的方法。此方法也有可能会适用于其他技术领域的专利申请。
目前，总检察长可以决定是否向联邦上诉法院提出上诉。我们注意到，之前加拿大政府没有对Choueifaty和Amazon提出任何上诉。因此，我们可以预期加拿大政府不会就本决定提出上诉，从而是本财经成为判例的一部分。
目前加拿大政府已经提前上诉。如果加拿大政府上诉没有成功，CIPO可能会发布另一份关于评估可专利性的方法的实践通知，就像CIPO在Choueifaty和Amazon之后所做的那样。但是，以前CIPO发出的实务通知与法院的判决并不完全一致。因此，CIPO可能会再次试图以某种方式绕过本裁决。
尽管如此，可以预期发明专利将更容易被认为是针对可授权客体。将来，关于可授权客体的评估可能会集中在权利要求是否针对实际应用，即是否涉及物理存在或物理效应。
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