加拿大法院限制了申请人和非律师专利代理人之间的保密特权(privilege)

Janssen Inc and Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation v Sandoz Canada Inc, 2021 FC 1265一案的判决中,加拿大联邦法院首次解释了《专利法》第16.1(1)条授予非律师专利代理人的保密特权。

联邦法院在这个判决中裁定,因为专利法该条款规定专利代理人和客户之间的通信必须与”发明的保护”有关才能享有保密特权,所以并非所有专利代理人与客户之间的通信都有资格获得该特权。因此非律师专利代理人的保密特权受到限制,其保护范围没有律师和客户之间的客户-律师保密特权(client-lawyer privilege)宽。

根据这项裁决,《专利法》第16.1条授予的保密特权仅适用于与客户自身专利权有关的非律师专利代理人与客户之间的通信。如果通信涉及一项产品是否侵犯了第三方的专利权,例如,操作自由意见或非侵权意见,那么此时该保密特权不适用。联邦法院的理由是,此类通信不是”与发明的公开有关”,也不是”有助于专利交易”或”促进对发明的保护,包括获得专利保护”。

因为该裁决确定了《专利法》第16.1条授予非律师专利代理人的保密特权比传统上对客户-律师通信的保护要窄,所以出于谨慎,可以考虑让律师参与到与客户的通信中,从而使客户-律师保密特权适用于与客户的通信。尤其是当通信涉及”发明保护”范围之外的事项时,律师的参与就更为重要。当然,客户也可以考虑聘用有律师资格的专利代理人,从而避免与专利代理人和律师双方都接触导致的额外时间和费用等问题。

尽管法院尚未针对《商标法》第51.13(1)条授予非律师商标代理人和客户之间的保密特权做出类似裁决,但是类似的限制可能也适用于非律师商标代理人和客户之间的保密特权。与专利法第16.1(1)条类似,商标法此条款要求通信涉及”商标,地理标志或标记的保护”,才有资格获得保密特权。因此,客户应该考虑是否针对与商标代理人的通信采取与上述关于专利代理人相似的谨慎做法。

目前尚不清楚该特权是否延伸到与产品是否侵犯客户专利权的意见相关的通信。因此,客户在聘用非律师专利代理人做此类分析之前,应该考虑相应的风险。