加拿大商标法第12(1)(b)款规定,如果一个商标“明确描述或具有欺骗性的错误描述”商品或服务的“发源地”(place of origin),那么该商标不能注册。
在Nia Wine Group Co., Ltd. v. North 42 Degrees Estate Winery Inc., 2022 FC 241中,加拿大联邦法院认为,“发源地”应该被解释为指任何地理名称(“interpreted to refer to any geographical designation”)。
“发源地”这个概念在加拿大商标法中并不是一个新概念。2016年,加拿大联邦上诉法院在MC Imports Inc. v. AFOD Ltd., 2016 FCA 60中指出了判断一个商标是否是商品或服务的“发源地”的三步判断方法:
- 该商标是否指定一个地理名称(“geographical name”);
- 确定商品和/或服务的“发源地”是否是该商标所指定的地理位置(“geographical location”);以及
- 评估该商标的在先使用是否导致该商标获得了显著性。
传统上,“发源地”这个概念被认为是指一个地理名称或者地理位置。比如,现行的商标审查指南中指出,“如果商标作为一个整体是一个地理名称,并且相关的商品或服务源自该地理名称的位置,则该商标清楚地描述了起源地” (“A trademark is clearly descriptive of the place of origin if the trademark as a whole is a geographic name and the associated goods or services originate from the location of that geographic name.”)。
但是,这个新的判决似乎表明任何与地理相关的商标都有可能因为“明确描述或具有欺骗性的错误描述”商品或服务的“发源地”而不能注册。因此,申请人在选择商标时,应当尽量避免具有地理意义的商标。
本案
申请人North 42 Degrees Estate Winery Inc.申请注册“NORTH 42 DEGREES”商标用于葡萄酒(wine)。异议人提出此商标不应被注册,因为该商标是指北纬42度线,从而明确描述了商品“发源地”。
加拿大商标异议委 (Trademarks Opposition Board, “TMOB”)认为此商标既不是指定商品起源地的地理名字,也不是一个地名(“name of place”)。在没有相反的证据的情况下,该商标仅仅指向一个地方或地方的坐标,但是并不会让消费者想到这个商标是指向一个地方。因此,加拿大商标异议委驳回了这个异议。
异议人上诉到了加拿大联邦法院。联邦法院法官认为,之前的案例中并没有规定“发源地”一定是指地理名称,而是也使用了地理位置和地理描述性(“geographic descriptiveness”)这些概念。因此,“发源地”这个概念可以有更广泛的含义。最终,加拿大联邦法院认定,“发源地”应该被解释为指任何地理名称。
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